Mango, NFTs y Metaverso

Por Xavier Ribert

En 2022 tuvo lugar la inauguración de una tienda de Mango situada en la Quinta Avenida de Nueva York, donde se utilizaron las siguientes obras: Oiseau volant vers le soleil y Tête et Oiseau de Joan Miró, Ulls i Creu y Esgrafiats de Antoni Tàpies y Dilatation de Miquel Barceló. Las obras se expusieron en formato físico en la tienda física de la Quinta Avenida y a través de tokens no fungibles (en adelante, “NFTs”) en el marketplace OpenSea y en el metaverso Decentraland. Para hacerlo, Mango no solicitó autorización a Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (en adelante, “VEGAP”), es decir, a la entidad de gestión colectiva de derechos de Propiedad Intelectual que representa en España a más de ciento cincuenta mil autores de todo el mundo. Tampoco solicitó autorización a los titulares de los derechos de autor sobre estas obras o a sus derechohabientes. Es por este motivo que VEGAP interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona (en adelante, “el Juzgado”).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Sentencia número 11/2024, de 11 de enero (rec. 776/2022) se centra en determinar el alcance de los derechos de propiedad intelectual del Grupo Mango respecto de los autores de los cuadros originales. Es decir, si convertir las obras de arte físicas en NFTs supone una modificación de las obras que pueda afectar a los derechos de sus autores. A continuación, se comentan los puntos clave de la Sentencia.

• Sobre la protección jurídica de las obras en el metaverso

Con carácter previo a la resolución de la cuestión controvertida, el Juzgado entiende que el metaverso es un espacio virtual donde podemos encontrar obras literarias, composiciones musicales, coreografías, esculturas, etc. Por ello, aunque el propio metaverso no se encuentra recogido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, “LPI”), es necesario acudir a la protección específica que la LPI le otorga a cada obra que se encuentra en el metaverso.

De este modo, las obras merecen la misma protección jurídica con independencia de la dimensión en la que se encuentren (física, digital o virtual). Así, para los NFTs que se exponen en el metaverso también se aplica la LPI.

• Sobre los derechos de divulgación y comunicación pública

Una de las cuestiones que analiza el Juzgado es si existe o no una vulneración del derecho moral del autor a la divulgación de su obra. De acuerdo con el artículo 4 de la LPI, tras la primera exhibición al público este derecho se agota. Teniendo en cuenta que las obras fueron exhibidas al público por sus autores entre los años 1970 y 1991, el Juzgado estimó que no existe una vulneración del derecho a la divulgación de las obras, pues el mismo se habría agotado con la primera exhibición.

Otra de las cuestiones que se discuten es la relativa a la comunicación pública de las obras, tanto de las originales como las creadas a partir de ellas. Tal y como se manifiesta en la sentencia, se realizó una comunicación pública de las obras, aunque en este caso las obras físicas fueron adquiridas previamente por Punto NA, S.A (empresa del mismo grupo de Mango). De este modo, Punto NA, S.A ostentaba el derecho de exposición pública de las obras en virtud del artículo 56.2 de la LPI.

• Sobre el derecho de transformación y la doctrina del “fair use”

En primer lugar, la sentencia pone de manifiesto que no estamos ante un supuesto de derecho a la reproducción ni a la integridad de la obra porque lo que se realiza es una transformación de las obras preexistentes. Esto es así porque, por un lado, la reproducción implica replicar la obra sin introducir elementos nuevos. Por otro lado, el derecho a la integridad de la obra actúa sobre la obra que ha sido deformada o alterada afectando su integridad, pero sin que resulte de ello una obra nueva y diferente. Y en este caso existe una alteración de las obras originarias en NFTs, que se consideran otras obras nuevas, distintas de las preexistentes, con su propia originalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, tal y como establece el artículo 21 de la LPI, es necesario obtener autorización de los autores de las obras para su transformación. En este caso, el grupo Mango realizó la transformación de las obras físicas en NFTs sin solicitar ninguna autorización. No obstante, el Juzgado considera conveniente aplicar la denominada doctrina del “fair use”, procedente de los EE. UU., pero que ha sido aplicada con anterioridad por el Tribunal Supremo. En concreto, la aplicó por primera vez en la Sentencia número 172/2012, de 3 de abril. La doctrina permite a los jueces decidir si el uso no autorizado que se ha hecho de una obra protegida por derechos de autor es justo o no. Para ello, el Juzgado examina por separado cuatro factores:

• Propósito y carácter del uso. De acuerdo con la práctica judicial norteamericana, un uso comercial de las obras sin autorización normalmente es considerado como injusto. En este caso, el Juzgado determina que la exposición de las obras no tuvo ningún fin comercial, pues los NFTs no llegaron a acuñarse en la cadena de bloques y no se podían transmitir, descargar ni reproducir. Por ello, no se obtuvo ningún beneficio económico directo o indirecto por la mera exposición y visualización de las obras. Además, las obras originales y los NFTs creados a partir de estas tampoco tenían el mismo propósito.
• Naturaleza de la obra protegida por los derechos de autor. En todo momento se hizo referencia y se reconoció la autoría de las obras originales, además de ponerlas en valor en un evento con tanta difusión. Por este motivo, el Juzgado considera que no sólo no perjudicó a sus autores (o derechohabientes) sino que les benefició.
• Cantidad y calidad de la obra utilizada. De acuerdo con este factor, si el uso incluye una gran parte del trabajo protegido por derechos de autor es probable que se considere injusto. En este caso, las obras fueron usadas en su integridad, no en una parte. Aun así, el Juzgado entiende que es un uso legítimo por tratarse precisamente de una transformación, es decir, de un uso de una obra nueva con una originalidad distinta a la obra preexistente.
• Efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida. Este factor impone analizar si el uso no autorizado daña el mercado presente o futuro para la obra original y, en su caso, en qué medida lo hace. El Juzgado recuerda que no se ha obtenido ningún beneficio económico por el uso de las obras y que tampoco se ha perjudicado su valor y prestigio. Por lo tanto, aprecia que no ha dañado el mercado para la obra original.

En consecuencia, la valoración de los cuatro factores de la doctrina del “fair use” lleva al Juzgado a concluir que, pese a haberse usado sin autorización, se ha llevado a cabo un uso legítimo y justo de las cinco obras objeto del pleito.

• Fallo

Por todo lo anterior, el Juzgado desestima la demanda interpuesta por VEGAP y absuelve a la parte demandada de todas las pretensiones ejercitadas contra ella, con condena en costas a VEGAP. Frente a la Sentencia cabe interponer recurso de apelación.

Puede consultar el texto íntegro de la Sentencia aquí.